Правообладатель товарного знака в отношении товаров 16-го (бумага, изделия из бумаги и конторские принадлежности) и 41-го (услуги образовательно-воспитательные) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) заключил договор коммерческой концессии (договор концессии) с индивидуальным предпринимателем.

По условиям договора концессии правообладатель за вознаграждение предоставляет пользователю (предпринимателю) исключительное право использовать комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на использование секретов производства (ноу-хау) и товарного знака, в объеме по 41-му классу МКТУ - услуги образовательно-воспитательные.

Решением арбитражного суда это договор концессии признан ничтожной сделкой, поскольку не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, в рамках указанного дела установлено, что предприниматель незаконно использовал комплекс исключительных прав правообладателя, включая товарный знак.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения правообладателя в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Судебная ошибка

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что товарный знак правообладателя и иные составляющие комплекса исключительных прав использовались предпринимателем на основании заключенного между сторонами договора концессии.

При этом суд исходил из того, что в момент использования товарного знака правообладателя и иных составляющих комплекса исключительных прав, предприниматель, исполнив обязанность по предоставлению полного пакета документов для регистрации договора концессии в установленном порядке, не предполагал, что указанный договор не зарегистрирован.

Кроме того, получив ответ из Роспатента на обращение о предоставлении информации о регистрации договора коммерческой концессии, в котором было указано, что в адрес правообладатель направлено уведомление об отказе в регистрации договора коммерческой концессии, предприниматель, расценивая дальнейшее использование комплекса исключительных прав на основании ничтожного договора, не порождающего для сторон правовых последствий, как незаконное (противоречащее закону), предпринял действия, направленные на прекращение незаконного использования комплекса исключительных прав: демонтировал вывеску, расторг договор аренды помещения и вернул помещение арендодателю.

Суд пришел к выводу о том, что отсутствуют основания полагать, что использование предпринимателем комплекса исключительных прав с момента заключения договора концессии до марта 2016 года являлось незаконным и осуществлялось без согласия правообладателя, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных требований.

Отмена решения ошибочного решения суда

Вышестоящий Суд (кассационная инстанция) исходил из того, что факт незаконного использования предпринимателем товарного знака установлен в рамках дела о признании договора концессии ничтожным. При этом признание договора концессии недействительным повлекло неправомерное использование предпринимателем права на товарный знак.

Услуги патентного и юридического Бюро, специализированного на судебных спорах в связи с заключением, регистрацией и исполнением договора коммерческой концессии

• юридическая и патентная оценка обстоятельств использования товарного знака на основании договора коммерческой концессии

• консультации по вопросам заключения, государственной регистрации, оспаривания договора коммерческой концессии

• защита интересов в суде сторон договора коммерческой концессии